Cómo presentar una solicitud federal de registro de marca

Este conjunto de preguntas frecuentes ofrece una orientación útil en relación con la legislación de marcas de los Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el registro federal de una marca comercial:

• ¿Cómo puedo solicitar el registro de una marca comercial federal?
• ¿Qué tipos de marcas no son elegibles para el registro federal?
• Si la USPTO decide que una marca es elegible para el registro federal, ¿qué sucede después?
• ¿Cuáles son los beneficios de tener una marca en el Registro Principal de la USPTO?
• ¿Cuánto tiempo dura el registro federal de marcas comerciales?
• ¿Puede una empresa registrar su marca a nivel estatal?
• ¿Cómo califica una marca para el registro federal?

¿Cómo puedo solicitar el registro federal de una marca comercial?

Puede presentar su solicitud de marca en línea en el sitio Web de Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) utilizando cualquiera de los dos métodos: (1) el Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas (TEAS) a un costo de $325 por clase de marca (cifra de 2018); o (2) un sistema de solicitud abreviado conocido como TEAS PLUS a un costo de $275 por clase (cifra de 2018). (También puede enviar por correo un formulario de solicitud en papel a un costo de $375 por clase.)

Para la mayoría de los solicitantes de marcas, el registro es un proceso relativamente sencillo. Al completar la solicitud, debe hacerlo:

• describir su marca comercial o marca de servicio (a menudo denominada "marcas", para abreviar)
• indique cuándo se usó por primera vez
• describir los productos o servicios en los que se utilizará la marca, y
• sugerir la clasificación bajo la cual debe registrarse la marca (existen aproximadamente 40 clasificaciones de productos y servicios; la ayuda en línea proporcionada por la USPTO puede ayudarle a averiguar qué clasificación es la adecuada para su marca).

Además, su solicitud debe ir acompañada de:

• un "dibujo" de su marca (en el caso de las marcas denominativas, simplemente escriba la palabra; en el caso de las marcas gráficas, puede incluir un archivo fotográfico de imágenes gráficas)
• muestras de cómo se está utilizando la marca propuesta, y
• la cuota de inscripción (actualmente, en 2018, $275 por clase si se usa TEAS PLUS, o $325 por clase si se usa TEAS).

¿Qué tipos de marcas no son elegibles para el registro federal?

Tenga en cuenta que no todas las marcas comerciales que desee serán aprobadas. La USPTO no registrará ninguna marca que contenga:

• nombres de personas vivas, a menos que hayan dado su consentimiento
• la bandera de los Estados Unidos
• otras insignias del gobierno federal y local
• el nombre o la semejanza de un presidente de los Estados Unidos fallecido, a menos que su viuda (o) haya dado su consentimiento, o
• palabras o símbolos que desacrediten a personas vivas o fallecidas, instituciones, creencias o símbolos nacionales.

La USPTO tampoco registrará marcas que se consideren inmorales, engañosas o escandalosas. Sin embargo, como regla general, la USPTO tiene una visión liberal de los términos "inmoral" y "escandaloso" y raramente se negará a registrar una marca por estos motivos. Sin embargo, es probable que las palabras groseras o los insultos raciales sean rechazados en muchos casos, o al menos que se enfrenten a un desafío.

Además, la USPTO no registrará las marcas que se usan en un solo estado; una marca debe ser usada para ofrecer bienes o servicios para la venta en más de un estado para calificar para la protección federal de marcas.

Si la USPTO determina que una marca es elegible para el registro federal, ¿qué sucede después?

La USPTO publica la marca en la Gaceta Oficial (una publicación en línea de la USPTO). La Gaceta establece que la marca es candidata para el registro; esto brinda a los titulares de marcas existentes la oportunidad de oponerse al registro.

Si alguien se opone, la USPTO programará una audiencia para resolver la disputa. Si nadie se opone, debe recibir una respuesta de la USPTO en el plazo de un año. El tiempo total de tramitación de una solicitud puede oscilar entre un año y varios años, dependiendo del fundamento de la presentación y de las cuestiones jurídicas que puedan surgir en el examen de la solicitud. (Por ejemplo, si otro negocio desafía su solicitud, esto extenderá enormemente el plazo).

Para mantener el estatus de una marca registrada federalmente, el propietario debe presentar una declaración de uso continuo y, posteriormente, una solicitud de renovación. El propietario adquiere derechos adicionales si se presenta una declaración de incontestabilidad. Todos estos documentos pueden ser archivados en línea. La USPTO no notifica al propietario de la marca cuando estas declaraciones vencen, y si estos documentos no se presentan a tiempo, el registro federal se cancela.

¿Cuáles son los beneficios de tener una marca en el Registro Principal de la USPTO?

Primero, hay dos registros que mantiene la USPTO: el Registro Principal y el Registro Suplementario. El registro de una marca en el Registro Principal transmite los importantes derechos sustantivos que la mayoría de las personas asocian con el registro federal y, como resultado, es el método preferido de protección de marcas federales.

Probablemente el beneficio más importante de colocar una marca en el Registro Principal es que cualquier persona que posteriormente inicie el uso de la misma marca o de una marca confusamente similar puede ser considerada por los tribunales como un "infractor intencional" y, por lo tanto, responsable de grandes daños monetarios.

La inscripción en el Registro Complementario no transmite el conjunto de derechos y protecciones otorgados en el Registro Principal. Por ejemplo, el registro en el Registro Suplementario no es prueba del derecho exclusivo del titular a utilizar la marca en relación con los productos o servicios, y el titular de una marca en el Registro Suplementario no puede utilizar el poder de la agencia U.S. Customs and Border Patrol para detener la importación de productos infractores.

¿Cuánto tiempo dura el registro federal de marcas comerciales?

Una vez que una marca comercial o marca de servicio es colocada en el Registro Principal de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), el propietario recibe un certificado de registro válido por un período inicial de diez años. Sin embargo, el registro puede caducar antes de que expire el período de diez años, a menos que el propietario presente una declaración dentro de los seis años siguientes a la fecha de registro (llamada Declaración Jurada de la Sección 8) en la que declare que la marca aún está en uso en el comercio.

El registro original puede ser renovado indefinidamente por períodos adicionales de diez años si el propietario presenta las solicitudes de renovación requeridas (llamada Declaración Jurada de la Sección 9) ante la USPTO. La falta de renovación de un registro no anula todos los derechos sobre la marca, pero si el propietario no se vuelve a registrar, se perderán los beneficios especiales del registro federal.

¿Puede una empresa registrar su marca a nivel estatal?

Sí, si la marca se usa sólo dentro de un estado (y por lo tanto no califica para el registro federal), el registro estatal es una buena idea. Sin embargo, el registro estatal no ofrece el mismo nivel de protección que la ley federal.

El principal beneficio del registro estatal es que notifica a cualquiera que verifique la lista del estado que la marca es propiedad del registrante. Este hecho llevará a la mayoría de los usuarios potenciales de la misma marca a elegir otra en lugar de arriesgarse a una disputa legal con el propietario de la marca registrada.

Si la marca también está registrada a nivel federal, se presume que un posible usuario de la misma marca sabe que la marca está registrada a nivel federal, y no es necesario el registro estatal.

¿Cómo califica una marca para el registro federal?

Para registrar una marca en la USPTO, el propietario de la marca debe utilizarla primero en el "comercio interestatal". Esto significa que la marca debe ser usada en un producto o servicio que atraviese líneas estatales, nacionales o territoriales, o que afecte el comercio que atraviese dichas líneas, por ejemplo, un negocio de Internet o un restaurante o motel que abastezca a clientes interestatales o internacionales.

El propietario de la marca también debe ser capaz de responder "no" a todas las siguientes preguntas:

• ¿Es la marca igual o similar a una marca existente utilizada en productos o servicios similares o relacionados?
• ¿Está la marca en la lista de nombres prohibidos o reservados?
• ¿Es genérica la marca comercial, es decir, describe el producto en sí mismo y no su origen?
• ¿Es la marca demasiado descriptiva (no lo suficientemente distintiva) para poder ser protegida?